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La Prueba de Uso en las Marcas de la Unión Europea  (Directiva 89/104)

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La Prueba de Uso en las Marcas de la Unión Europea (Directiva 89/104)

La Prueba de Uso en las Marcas de la Unión Europea  (Directiva 89/104)

La Prueba de uso 

La legislación de la Unión Europea en materia de marcas impone al titular de una Marca Registrada la "obligación" de usar la marca de manera efectiva. La obligación  de uso no es aplicable inmediatamente después del registro de la marca anterior. Antes bien, el titular de una marca registrada disfruta del llamado «periodo de gracia» de cinco años durante el cual no es necesario demostrar el uso de la marca para basarse en el mismo, incluso en el procedimiento de oposición ante la Oficina.

 

Tras este Periodo de Gracia, podrá exigírsele al titular que demuestre el uso de la marca anterior respecto de los productos y servicios de que se trate. Antes de que transcurra este periodo, el mero registro formal confiere a la marca toda suprotección.El motivo de exigir que la marca anterior pueda demostrar que ha sido objeto de un usoefectivoes limitarlos conflictos entre dos marcas registradas y protegidas y, en consecuencia, el número de conflictos entre ellas.

La Oficina no investiga de oficio si la marca anterior ha sido objeto de uso. Dicho examen solo tiene lugar si el solicitante de la marca de la Unión Europea pide de  forma expresa que se presente la prueba de uso. La petición del solicitante, siempre que se cumplan los requisitos legales, desencadena las consecuencias procesales y sustantivas establecidas por el RMUE y el REMUE.

¿ Qué se considera un “uso efectivo” de la Marca?

El RMUE y el REMUE no definen lo que ha de considerarse un «uso efectivo». No obstante, el Tribunal de Justifica (en adelante, el «Tribunal») ha establecido diversos principios importantes en relación con la interpretación de este término. Minimax de 2003 (sentencia de 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145): el Tribunal estableció los siguientes principios:

CVRIA

  • El uso que se requiere es un uso efectivo de la marca (apartado35);
  • El «uso efectivo» es un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca (apartado36);
  • Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (apartado36);
  • Un «uso efectivo» de la marca supone la utilización de esta en el mercado de  los productos o servicios protegidos por la marca y no solo en la empresa de que se trate (apartado37);
  • El uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente (apartado37);
  • En la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear  cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca (apartado 38);
  • La apreciación de las circunstancias del caso de autos puede, por lo tanto, justificar que se tenga en cuenta, en particular, la naturaleza del producto o del servicio pertinente, las características del mercado de que se trate, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca (apartado39);

Por lo tanto, desde Eurokonzern  os informamos de que no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado  en el mercado correspondiente (apartado39).

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